Vor der US-Messe eine Provisional einreichen—sind Sie damit wirklich abgesichert?

Einleitung

Ein Medizingeräte-Startup in Suzhou will nächsten Monat auf eine US-Fachmesse. Der CTO hat von Kollegen gehört, die USA hätten eine „vorläufige Anmeldung“ (provisional application): keine Ansprüche nötig, Gebühren überschaubar, und mit der Einreichung sei der Anmeldetag gesichert. Er fragte uns: Sollen wir zuerst eine US-Provisional einreichen und die formellen Anmeldungen in China und den USA später nachziehen?

Die Frage wirkt einfach. Dahinter stecken drei Ebenen: welches Werkzeug den Tag überhaupt „besetzt“, wie weit dieser Anspruch trägt – und ob eine in China vollendete Erfindung überhaupt zuerst in den USA eingereicht werden darf.

Viele setzen chinesische Priorität und US-Provisional gleich. Beide folgen dem Muster „erst etwas einreichen, innerhalb von zwölf Monaten vervollständigen“. Wo die Latte liegt – und wie viel am ersten Tag geschrieben werden muss – unterscheidet sich stark. Dieser Artikel stellt beide nebeneinander und kehrt zum Geheimhaltungsprüfungsverfahren zurück, das chinesische Anmelder nicht überspringen dürfen.

1. Oberflächlich: die beiden Werkzeuge ähneln sich

In China stützt sich die Sicherung des Anmeldetags auf Priorität. Artikel 29 des Patentgesetzes der Volksrepublik China (Änderung 2020; „Patentgesetz“) regelt ausländische und inländische Priorität: innerhalb von zwölf Monaten nach der ersten Anmeldung einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters (sechs Monate bei Design) kann eine spätere Anmeldung zum gleichen Gegenstand Priorität beanspruchen.

In den USA gibt es neben der Pariser-Verbandsübereinkunft-Priorität (35 U.S.C. 119(a)) zusätzlich die Provisional unter 35 U.S.C. 111(b). Ihr Reiz: Ansprüche sind nicht erforderlich (111(b)(2)). Sie hat aber auch eine Haltbarkeit – innerhalb von zwölf Monaten muss eine Nonprovisional eingereicht werden, die den Nutzen der Provisional beansprucht; sonst gilt die Provisional als aufgegeben und ist nach Ablauf nicht wiederbelebbar (111(b)(5)).

Beides also: „erst einreichen, innerhalb von zwölf Monaten nachziehen“. Deshalb werden beide oft für dasselbe gehalten.

2. Tiefer: drei echte Unterschiede

Was das „Besetzungs“-Dokument selbst ist

China kennt keinen Anmeldungstyp „Provisional“. Die frühere Anmeldung als Basis inländischer Priorität ist selbst eine formelle Erfindungs- oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sobald die spätere eingereicht ist, weicht die frühere – Durchführungsbestimmungen zum Patentgesetz (Revision 2023; „Bestimmungen“) Art. 35 Abs. 3: bei beanspruchter inländischer Priorität gilt die frühere Anmeldung ab dem Tag der späteren als zurückgenommen (außer Design mit Priorität aus Erfindung/Gebrauchsmuster).

Die US-Provisional ist nur ein „Datumsbehälter“: sie wird nicht geprüft; sie wartet auf die spätere Nonprovisional. Die chinesische frühere Anmeldung gleicht einem vollständigen Ticket, das man beim Umsteigen abgibt; die US-Provisional eher einem Bahnsteigticket – Zugang zum Bahnsteig, nicht zum Zug.

Wie weit der Anspruch reicht: was hineingeschrieben wurde

Beide Systeme fragen nicht nach Seitenzahl, sondern danach, ob das später Begehrte damals schon offenbart war.

Chinas Maßstab ist der „gleiche Gegenstand“. Prüfungsrichtlinien für Patente (2023), Teil II, Kap. 3, §4.1.2: gleiches technisches Gebiet, gelöstes Problem, technische Lösung und erwartete Wirkung – ohne identischen Wortlaut zu verlangen.

Für US-Provisionals verlangt 35 U.S.C. 119(e)(1), dass die Erfindung in der Provisional gemäß 112(a) offenbart ist (ohne Best Mode). Written Description und Enablement gelten weiter. Fehlende Ansprüche entlasten die Beschreibung nicht.

Wenn etwas schiefläuft: lässt sich nachbessern?

Chinas Bestimmungen 2023 haben mehrere Ventile: mit berechtigten Gründen Prioritätswiederherstellung binnen zwei Monaten nach Ablauf der Frist des Art. 29 (Best. Art. 36); Prioritätsansprüche hinzufügen oder berichtigen binnen sechzehn Monaten ab Prioritätstag oder vier Monaten ab Anmeldetag (Art. 37); fehlender oder falscher Inhalt kann, wenn am Anmeldetag Priorität beansprucht wurde, binnen der Frist durch Verweis auf die frühere Anmeldung nachgereicht werden (Art. 45).

Die USA haben Parallelen. Nach 35 U.S.C. 119(a) und 119(e)(1) kann die Zwölfmonatsfrist bei unbeabsichtigter Verzögerung um zwei Monate verlängert werden. Verfahrensrechtlich verlangt 37 CFR 1.78(a)(4), dass der Anspruch auf eine Provisional in einer 111(a)-Anmeldung binnen vier Monaten ab tatsächlichem Anmeldetag oder sechzehn Monaten ab Provisional-Anmeldetag (je nachdem, was später liegt) erhoben wird.

Oft übersehen: die Laufzeitberechnung. Nach 35 U.S.C. 154(a)(2)–(3) läuft die Zwanzigjahresfrist ab US-Anmeldetag; Priorität nach §119 zählt nicht mit – das Provisional-Jahr verbraucht keine Patentlaufzeit. In China misst Art. 42 die Laufzeit ab Anmeldetag; Best. Art. 12 Abs. 1 nimmt Art. 42 von der Regel aus, dass „Anmeldetag“ den Prioritätstag meint – bei beanspruchter Priorität läuft die Frist weiter ab dem tatsächlichen Anmeldetag.

3. Der Schritt, den chinesische Unternehmen nicht überspringen dürfen: Geheimhaltungsprüfung

Zurück zur Idee des CTO: in Suzhou erfinden, zuerst eine US-Provisional einreichen. Das chinesische Recht ist klar.

Patentgesetz Art. 19 Abs. 1: Wer eine in China vollendete Erfindung oder ein Gebrauchsmuster im Ausland anmeldet, muss zuvor die Geheimhaltungsprüfung bei der Patentverwaltung unter dem Staatsrat beantragen. Best. Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 verlangt bei direkter Auslandsanmeldung einen vorherigen Antrag mit detaillierter technischer Beschreibung.

Was passiert bei Unterlassen? Art. 19 Abs. 4: Erfindungen oder Gebrauchsmuster, die unter Verstoß gegen Absatz 1 im Ausland angemeldet wurden, erhalten in China kein Patent. Eine US-Provisional ist ebenfalls „Auslandsanmeldung“. Den Schritt zu sparen heißt, den chinesischen Markt gegen einen US-Anmeldetag einzutauschen.

4. Gegenüberstellung: chinesische Priorität vs. US-Provisional

Rechtsgrundlage

• Chinesische Priorität: Patentgesetz Art. 29–30; Bestimmungen Art. 34–37

• US-Provisional: 35 U.S.C. 111(b), 119(e); 37 CFR 1.53(c), 1.78(a)

Frist

• China: 12 Monate für Erfindung/Gebrauchsmuster; 6 Monate für Design

• USA: Nonprovisional binnen 12 Monaten

Charakter der früheren Anmeldung

• China: formelle Anmeldung; frühere inländische-Prioritäts-Anmeldung gilt als zurückgenommen (Best. Art. 35 Abs. 3)

• USA: nicht geprüft; keine Ansprüche nötig; Aufgabe bei Nichtnutzung (111(b)(2)(5))

Inhaltsanforderung

• China: gleicher Gegenstand (Richtlinien Teil II, Kap. 3, §4.1.2)

• USA: Offenbarung nach 112(a), ohne Best Mode (119(e)(1))

Heilung

• China: Priorität binnen 2 Monaten wiederherstellen; binnen 16/4 Monaten hinzufügen/berichtigen (Best. Art. 36–37)

• USA: +2 Monate bei unbeabsichtigter Verzögerung (119(e)(1)); Anspruch binnen 4/16 Monaten (37 CFR 1.78(a)(4))

Patentlaufzeit

• China: ab tatsächlichem Anmeldetag (Patentgesetz Art. 42; Best. Art. 12 Abs. 1)

• USA: Provisional-Jahr zählt nicht; ab Nonprovisional (154(a)(2)(3))

In China vollendete Erfindung

• Jeder Weg: eine Erstanmeldung in den USA erfordert zuvor die Geheimhaltungsprüfung (Patentgesetz Art. 19)

5. Was zwei Fälle zeigen

Fall 1: „Alogliptin“—Priorität ist nicht „ungefähr reicht“

SPC IP Admin. Endurteile Nr. 344 & 371 (2021) (Urteil 11. Dez. 2023). Ein japanisches Unternehmen hielt zwei diabetesbezogene Erfindungspatente mit ausländischer Priorität aus zwei früheren Anmeldungen. In der Nichtigkeitsprüfung meinte die CNIPA, ein anderes Beweismittel offenbare denselben Gegenstand, die früheren Anmeldungen seien keine Erstanmeldungen, die Priorität scheitere; das Pekinger IP-Gericht bestätigte erstinstanzlich.

Der Oberste Volksgerichtshof hob auf. Ob spätere und frühere Anmeldung denselben Gegenstand haben, hängt davon ab, ob die Anspruchsmerkmale unmittelbar und zweifelsfrei aus den früheren Unterlagen abgeleitet werden können. Das Beweismittel lehrte nicht die „Tagesdosis 5 mg bis 250 mg“ in Anspruch 1 und ließ sich so auch nicht ableiten; die früheren Anmeldungen waren daher die ersten zum gleichen Gegenstand, die Priorität hielt. Merkmale, die bei Neuheit/Erfindungshöhe wegfallen können, können bei der Priorität zählen. (Angewandt wurde Art. 29 Abs. 1 des Patentgesetzes 2000.)

Lehre: Priorität ist nicht „ungefähr reicht“. Jede Anspruchsbegrenzung braucht Halt in der früheren Anmeldung.

Fall 2: New Railhead—Ansprüche weglassen heißt nicht Beschreibung weglassen

New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2002), zitiert in MPEP §211.05: ein Bohrmeißel wurde zum Verkauf angeboten; innerhalb der Einjahres-Schonfrist folgte eine Provisional; die Nonprovisional kam innerhalb eines Jahres nach der Provisional, aber mehr als ein Jahr nach dem Angebot. Anspruch 1 nannte eine Winkelbeziehung zwischen Meißelkörper und Sondengehäuse, die die Provisional nicht beschrieb. Das Gericht hielt die Provisional für unzureichend; das Patent konnte den Provisional-Tag nicht beanspruchen. Mit dem verlorenen Datum wurde das frühere Angebot Hindernis nach damaligem 35 U.S.C. 102(b), das Patent fiel.

Lehre: die Provisional spart Ansprüche, nicht die Beschreibung. Ein paar PPT-Folien können nur ein leeres Datum besetzen.

6. Praktische Hinweise für chinesische Anmelder

• Bei in China vollendeten Erfindungen zuerst die Geheimhaltungsprüfung abschließen, dann erst wählen, wo der Tag besetzt wird. Eine US-Provisional löst ebenfalls Patentgesetz Art. 19 aus.

• Der stabilere Weg ist meist: zuerst in China anmelden, binnen zwölf Monaten über Paris oder PCT in die USA eintreten und den chinesischen Anmeldetag beanspruchen (35 U.S.C. 119(a)).

• Wenn Sie eine US-Provisional nutzen, schreiben Sie sie als vollständige Beschreibung—Ausführungsbeispiele, Varianten, Parameterbereiche—, nicht als später nachzufüllenden Entwurf.

• Markieren Sie mindestens drei Termine: die 12 Monate der späteren Anmeldung; die 16 Monate nach Patentgesetz Art. 30 für die Abschrift der früheren Anmeldung; und das US-Fenster von 4/16 Monaten für den Anspruch.

• Frist verpasst? Nicht reflexartig aufgeben. China bietet 2-Monats-Wiederherstellung und 16/4-Monats-Hinzufügen/Berichtigen; die USA eine 2-Monats-Verlängerung bei unbeabsichtigter Verzögerung. Beides braucht Verfahren und Gründe—keine Gewohnheit.

• Mehrere Prioritäten können gestapelt werden. Best. Art. 35 Abs. 1 erlaubt einer Anmeldung mehrere Prioritäten; die Frist läuft ab der frühesten. Projekte, die schrittweise reifen, können in Chargen einreichen und später zusammenführen.

Chinesische Priorität gleicht eher dem „Kopieren der Erstanmeldung anderswo“: die frühere Anmeldung muss selbst tragfähig sein. Die US-Provisional gleicht eher einem Schnappschuss, auf den später das volle System gesetzt wird. Die Einstiegshürde ist niedrig, aber ein unscharfer Schnappschuss wird beim Aufsetzen nicht erkannt. Was die beiden Werkzeuge wirklich vergleichen, ist nicht die Gebühr—sondern wie viel Sie am ersten Tag geschrieben haben.

Fazit

China und die USA bieten Werkzeuge, um einen Anmeldetag zu besetzen, jeweils mit einem Zwölfmonatsfenster. China setzt die Latte bei „gleichem Gegenstand“ und Verfahren; die USA bei der Gründlichkeit der Provisional.

Wer in China entwickelt, hat eine zusätzliche Reihenfolge: zuerst Geheimhaltungsprüfung, dann Auslandsanmeldung. Wo zuerst eingereicht wird, hat keine Universallösung—Märkte, Teams und Reife der Erfindung zählen.

Einen Punkt lohnt es sich zu merken: wie viel vom Datum bleibt, hängt davon ab, wie viel Sie an dem Tag hineingeschrieben haben. Eine Provisional vor einer US-Messe bedeutet für sich allein noch nicht, dass Sie „sicher“ sind.