Einleitung
Design-Around bei Patenten wird manchmal missverstanden als geringfügige Änderungen am Produkt eines anderen Unternehmens, damit die Kopie weniger offensichtlich ist.
Das ist keine wirksame Design-Around-Strategie.
Ein echtes Design-Around beginnt mit den Patentansprüchen. Es identifiziert, was das Patent rechtlich schützt, bewertet, wie diese Anspruchsbeschränkungen auf ein vorgeschlagenes Produkt anzuwenden sind, und entwickelt eine unabhängige technische Lösung, die nicht in den wörtlichen oder äquivalenten Schutzbereich des Patents fällt.
Das Ziel ist nicht einfach, ein Produkt anders aussehen zu lassen. Das Ziel ist, eine Lösung zu schaffen, die rechtlich unterscheidbar, technisch funktionsfähig und kommerziell akzeptabel ist.
1. Warum Design-Around bei Patenten Wichtig Ist
Patentverletzungen können Folgen haben, die über Geldentschädigungen hinausgehen.
Ein Rechtsstreit kann eine Produkteinführung verzögern, die Fertigung unterbrechen, Kundenaufträge beeinträchtigen, Produktänderungen erfordern oder zu Vertriebsbeschränkungen führen. Für kleinere Unternehmen können diese operativen Folgen schwerwiegender sein als der letztendliche Schadensersatz.
Viele Verletzungsrisiken entstehen, weil die Patentanalyse zu spät beginnt. Ein Unternehmen kann in Produktentwicklung, Werkzeuge und Markteinführung investieren, bevor geprüft wird, ob das Produkt in die Patentansprüche einer anderen Partei fällt.
Ein wirksamerer Ansatz besteht darin, relevante Patente während der Produktentwicklung zu identifizieren und potenzielle Konflikte zu beheben, bevor das Design schwer oder teuer zu ändern ist.
Design-Around sollte daher als Teil der Produktentwicklung behandelt werden und nicht als Notfallreaktion nach einer Verletzungsbehauptung.
2. Design-Around Ist Keine Ausnutzung Einer Gesetzeslücke
Patentansprüche definieren den rechtlichen Schutzumfang.
Wenn ein vorgeschlagenes Produkt nicht jede Beschränkung eines Patentanspruchs enthält, weder identisch noch äquivalent, kann es außerhalb dieses Anspruchs liegen. Nach dem All-Elemente-Ansatz Chinas fällt eine technische Lösung grundsätzlich in einen Anspruch, wenn sie alle beanspruchten technischen Merkmale oder deren Äquivalente enthält. Fehlt mindestens ein erforderliches Merkmal und ist es weder identisch noch äquivalent, deckt der Anspruch die angegriffene Lösung möglicherweise nicht ab.
Das ist nicht dasselbe wie die Ausnutzung eines zufälligen Formulierungsfehlers.
Das Patentsystem verlangt, dass Patentinhaber ihren Schutz durch Ansprüche definieren. Wettbewerber sind berechtigt, diese Ansprüche zu studieren, ihre Grenzen zu verstehen und unabhängige Lösungen außerhalb dieser Grenzen zu entwickeln.
Eine rein kosmetische oder verbale Änderung reicht jedoch selten aus. Die technische Abweichung muss sowohl dem wörtlichen Anspruchsvergleich als auch einer Analyse nach der Äquivalenzlehre standhalten.
3. Ein Vierstufiger Design-Around-Prozess
Eine praktische Design-Around-Analyse kann in vier Schritte unterteilt werden.
Schritt 1: Den Anspruch in Technische Merkmale Zerlegen
Patentansprüche wirken oft komplex, weil mehrere technische Beziehungen in einem einzigen Satz beschrieben sind.
Der erste Schritt besteht darin, den maßgeblichen unabhängigen Anspruch in einzelne Beschränkungen zu zerlegen.
Beispielsweise kann ein vereinfachter Anspruch beschreiben:
Ein Trinkbecher mit einem Becherkörper, einem Griff und einer Isolierschicht, die innerhalb der Außenwand des Becherkörpers angeordnet ist.
Dieser Anspruch kann in vier Merkmale unterteilt werden:
Einen Becherkörper;
Einen Griff;
Eine Isolierschicht; und
Die innerhalb der Außenwand angeordnete Isolierschicht.
Die Zerlegung des Anspruchs in einzelne Merkmale macht den Vergleich handhabbarer.
Schritt 2: Jedes Merkmal mit dem Vorgeschlagenen Produkt Vergleichen
Das vorgeschlagene Produkt sollte dann mit jeder Anspruchsbeschränkung verglichen werden.
Beispielsweise:
Hat das Produkt einen Becherkörper?
Hat es einen Griff?
Enthält es eine Isolierschicht?
Ist die Isolierschicht innerhalb der Außenwand angeordnet?
Angenommen, das vorgeschlagene Produkt platziert seine Isolierschicht außerhalb der Wand statt innerhalb. Dann besteht in mindestens einem Merkmal ein Unterschied.
Dieser Unterschied ist relevant, begründet aber nicht automatisch ein erfolgreiches Design-Around.
Schritt 3: Wörtliche und Äquivalente Verletzung Bewerten
Die nächste Frage ist, ob das unterschiedliche Merkmal dennoch als äquivalent angesehen werden kann.
Die chinesische Patentverletzungsanalyse stützt sich nicht nur auf den wörtlichen Wortlaut der Ansprüche. Ein Merkmal kann als äquivalent behandelt werden, wenn es im Wesentlichen dieselben Mittel verwendet, im Wesentlichen dieselbe Funktion erfüllt, im Wesentlichen dieselbe Wirkung erzielt und von einer fachkundigen Person ohne erfinderisches Bemühen leicht ersinnen werden konnte.
Im Becherbeispiel kann das Verschieben der Isolierschicht von einer Seite der Wand auf die andere ausreichen oder auch nicht.
Die Analyse sollte berücksichtigen:
Ob die beiden Strukturen dieselbe Funktion erfüllen;
Ob sie über im Wesentlichen dieselben technischen Mittel wirken;
Ob sie im Wesentlichen dieselbe technische Wirkung erzielen;
Ob die Substitution für eine fachkundige Person naheliegend gewesen wäre; und
Ob die Beschreibung und das Prüfungsverfahren des Patents die Auslegung beeinflussen.
Eine geringfügige Anpassung von Position, Material oder Zahl kann weiterhin ein Risiko darstellen, wenn der zugrunde liegende technische Ansatz im Wesentlichen unverändert bleibt.
Schritt 4: Die Neue Lösung Validieren
Ein Design-Around ist nicht allein deshalb erfolgreich, weil es das rechtliche Risiko verringert.
Das überarbeitete Produkt muss außerdem bleiben:
Technisch machbar;
In der Fertigung zuverlässig;
Konform mit geltenden Normen;
Für Kunden akzeptabel; und
Kommerziell tragfähig.
Eine Änderung, die ein Patent umgeht, aber die Produktleistung zerstört, ist keine brauchbare Geschäftslösung.
Design-Around bei Patenten ist daher eine Optimierungsübung mit rechtlichen, technischen und kommerziellen Erwägungen.
4. Die Äquivalenzlehre
Die Äquivalenzlehre ist eines der wichtigsten Themen in der Design-Around-Analyse.
Sie verhindert, dass ein mutmaßlicher Verletzer durch eine unerhebliche technische Substitution, die die Substanz der patentierten Lösung bewahrt, der Haftung entgeht.
Beispielsweise kann das Ersetzen einer Schraube durch eine Niete einen wörtlichen Unterschied schaffen. Wenn jedoch beide Komponenten im Wesentlichen dieselbe Befestigungsfunktion erfüllen, im Wesentlichen gleich wirken und im Wesentlichen dasselbe Ergebnis erzielen, kann die Substitution im jeweiligen technischen Kontext dennoch als äquivalent gelten.
Ein stärkeres Design-Around ändert in der Regel den zugrunde liegenden technischen Weg und nicht nur seine Oberflächenform.
Potenzielle bedeutsamere Änderungen können umfassen:
Ersetzen einer mechanischen Übertragung durch eine elektromagnetische Lösung;
Ersetzen einer montierten Verbindung durch eine einstückig ausgebildete Struktur;
Ändern des Wirkprinzips statt nur des Komponentenmaterials;
Verlagern einer Funktion in eine andere Systemarchitektur; oder
Erzielen des kommerziellen Ziels durch eine andere Abfolge oder einen anderen Mechanismus.
Änderungen bei Funktion oder Wirkprinzip sind in der Regel bedeutsamer als geringfügige Abweichungen bei Größe, Position, Material oder Parameterwerten.
Dennoch garantiert keine einzelne Änderungsart die Nichtverletzung. Selbst zahlenmäßige Beschränkungen können unter geeigneten Umständen nach der Äquivalenzlehre geprüft werden, wobei chinesische Gerichte darauf hingewiesen haben, dass Äquivalenz bei Zahlenbereichen mit Vorsicht anzuwenden ist.
5. Das Prüfungsverfahren Prüfen
Eine Design-Around-Analyse sollte nicht beim Wortlaut des erteilten Anspruchs enden.
Die Prüfungs- und Nichtigkeitsunterlagen können zeigen:
Änderungen zur Erlangung der Erteilung;
Technische Merkmale zur Überwindung des Stands der Technik;
Argumente zur Abgrenzung der Erfindung von früheren Technologien;
Vom Anmelder übernommene Auslegungen; und
Gegenstände, auf die der Patentinhaber ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet hat.
Nach dem Grundsatz, der gemeinhin als Verwirkung durch das Prüfungsverfahren (prosecution history estoppel) bezeichnet wird, kann einem Patentinhaber verwehrt sein, später die Äquivalenzlehre zu nutzen, um Gegenstände zurückzugewinnen, die durch Änderungen oder Erklärungen während des Prüfungs- oder Nichtigkeitsverfahrens aufgegeben wurden.
Chinesische Gerichte haben die Prüfungsakten und Erklärungen von Patentinhabern als wichtige Beweismittel bei der Bestimmung des Anspruchsumfangs behandelt und verhindert, dass ein Patentinhaber bei Gültigkeit und Verletzung widersprüchliche Positionen einnimmt.
Beispielsweise: Wenn ein Patentinhaber einen Anspruch von einer allgemein definierten "dünnen Schicht" auf eine Schicht mit einem bestimmten Dickenbereich eingeschränkt hat, um die Erteilung zu erreichen, verdienen Produkte außerhalb dieses Bereichs bei einer Design-Around-Analyse möglicherweise besondere Aufmerksamkeit.
Das bedeutet nicht, dass jede geänderte Beschränkung automatisch eine Sicherheitszone schafft. Der Grund der Änderung, der verwendete Wortlaut und der tatsächlich aufgegebene Umfang müssen sorgfältig geprüft werden.
6. Oberflächliche Änderungen Vermeiden
Die schwächsten Design-Around-Strategien beinhalten meist geringfügige Änderungen ohne Entwicklung eines unabhängigen technischen Konzepts.
Beispiele können umfassen:
Verschieben einer Komponente von links nach rechts;
Ersetzen eines gewöhnlichen Befestigungselements durch ein anderes;
Leichtes Ändern eines Parameters;
Ersetzen eines üblicherweise austauschbaren Materials; oder
Umbenennen einer Komponente ohne Änderung ihrer Funktionsweise.
Solche Änderungen mögen kommerziell bequem sein, sind aber auch anfälliger für ein Äquivalenzargument.
Ein zuverlässigeres Design-Around stellt eine tiefere Frage:
Kann die erforderliche Produktfunktion durch einen materiell anderen technischen Ansatz erreicht werden?
Wo kein unabhängiger technischer Weg besteht, können zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich sein. Patentanalyse kann technische Innovation nicht ersetzen.
7. Design-Around Sollte in die Patentstrategie Integriert Werden
Ein Unternehmen, das eine erfolgreiche Alternative entwickelt, sollte auch erwägen, diese Alternative durch eigene Patentanmeldungen zu schützen.
Die neue Lösung kann bieten:
Größere Freiheit zur Durchführung;
Eine technische Abgrenzung von Wettbewerbern;
Eine zusätzliche Markteintrittsbarriere;
Lizenzmöglichkeiten; und
Nachweise unabhängiger Forschung und Entwicklung.
Design-Around und Patentportfolio-Planung sollten daher zusammenwirken.
Das Unternehmen identifiziert zunächst die relevante Patentgrenze Dritter, entwickelt eine unabhängige Lösung und bewertet dann, ob die eigenen Verbesserungen patentiert werden sollten.
8. Praktische Design-Around-Checkliste
Vor der Genehmigung einer vorgeschlagenen Alternative sollten Unternehmen folgende Fragen erwägen:
Welche unabhängigen und abhängigen Ansprüche sind relevant?
Wurde jedes erforderliche technische Merkmal identifiziert?
Welche Merkmale fehlen im vorgeschlagenen Produkt oder sind materiell anders?
Könnten diese Unterschiede dennoch als äquivalent gelten?
Was zeigen die Beschreibung, die Zeichnungen und das Prüfungsverfahren des Patents?
Nutzt die Alternative einen wirklich anderen technischen Weg?
Kann das geänderte Produkt weiterhin Leistungs-, Kosten- und Fertigungsanforderungen erfüllen?
Gibt es andere verwandte Patente oder Patentfamilienmitglieder, die ebenfalls geprüft werden müssen?
Sollte die neue Lösung durch eine eigene Patentanmeldung des Unternehmens geschützt werden?
Wurde das Ergebnis vor der Produkteinführung dokumentiert?
Eine Design-Around-Analyse sollte normalerweise die relevante Patentfamilie prüfen und nicht nur ein einziges chinesisches Patent. Verschiedene Rechtsordnungen können Ansprüche unterschiedlichen Umfangs enthalten, und verwandte Fortsetzungs-, Teilungs- oder Gebrauchsmusterrechte können zusätzliche Risiken schaffen.
Fazit
Design-Around bei Patenten bedeutet im Kern, Grenzen zu verstehen.
Ein Unternehmen muss bestimmen:
Was das Patent schützt;
Ob das vorgeschlagene Produkt jedes erforderliche Merkmal enthält;
Ob Unterschiede weiterhin äquivalent sein können;
Ob der Patentinhaber relevanten Gegenstand aufgegeben hat; und
Ob die Alternative technisch und kommerziell tragfähig bleibt.
Ein zuverlässiges Design-Around entsteht selten durch eine einzige clevere Anpassung. Es erfordert in der Regel sorgfältige Anspruchsanalyse, technischen Vergleich, Prüfung des Prüfungsverfahrens und technische Validierung.
Das sicherste Ziel ist nicht, das Produkt einer anderen Partei anders aussehen zu lassen. Es geht darum, eine unabhängige Lösung außerhalb des geschützten Bereichs des Patents zu entwickeln und eine eigene verteidigungsfähige technische Position aufzubauen.
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