Einleitung
Viele Anmelder behandeln eine Patentzurückweisung als das Ende der Anmeldung.
Diese Schlussfolgerung könnte voreilig sein.
Dieser Artikel konzentriert sich in erster Linie auf Erfindungspatentanmeldungen, die während der sachlichen Prüfung wegen fehlender Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurden.
Eine Zurückweisungsentscheidung ist nicht nur eine Mitteilung, dass die Anmeldung gescheitert ist. Sie hält normalerweise den Prüfungsverlauf fest, benennt die maßgeblichen Ansprüche und Entgegenhaltungen und erläutert, warum der Prüfer die aktuelle Anmeldung für nicht akzeptabel hält.
Nach chinesischem Patentrecht wird eine Erfindungsanmeldung grundsätzlich erst dann zurückgewiesen, nachdem dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme oder zur Änderung der Anmeldung gegeben wurde und der Prüfer weiterhin der Auffassung ist, dass die rechtlichen Mängel bestehen. Eine Zurückweisungsentscheidung muss die Tatsachen, Gründe und Beweise erläutern, die die Schlussfolgerung stützen.
Die Entscheidung sollte daher als detaillierte Problemdarstellung gelesen werden und nicht nur als negatives Ergebnis.
1. Was Ihnen Eine Zurückweisungsentscheidung Sagt
Wenn eine Anmeldung wegen fehlender Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wird, befasst sich die Entscheidung in der Regel mit zwei wichtigen Fragen.
Wo Ist der Aktuelle Anspruchsumfang Angreifbar?
Wenn der Prüfer zu dem Schluss kommt, dass ein Anspruch nicht neu ist, geht er davon aus, dass eine Entgegenhaltung alle erforderlichen technischen Merkmale dieses Anspruchs offenbart, entweder ausdrücklich oder in einer nach den geltenden Prüfungsstandards anerkannten Weise.
Der Anmelder sollte dann prüfen:
Ob die zitierte Entgegenhaltung als Stand der Technik gilt;
Ob sie tatsächlich jedes beanspruchte Merkmal offenbart;
Ob die Offenbarung unmittelbar und eindeutig ist;
Ob der Prioritätstag korrekt bewertet wurde; und
Ob die ursprüngliche Anmeldung weitere Merkmale enthält, die die Erfindung unterscheiden können.
Wenn der Prüfer zu dem Schluss kommt, dass einem Anspruch die erfinderische Tätigkeit fehlt, räumt er ein, dass Unterschiede bestehen können, hält diese Unterschiede jedoch für eine fachkundige Person naheliegend.
Der Anmelder sollte dann prüfen:
Wie der nächstliegende Stand der Technik ausgewählt wurde;
Welche Unterscheidungsmerkmale ermittelt wurden;
Welches technische Problem als zu lösend angesehen wurde;
Ob die zitierten Entgegenhaltungen einen Grund für die Kombination ihrer Lehren liefern;
Ob die vorgeschlagene Kombination auf technische Schwierigkeiten stoßen würde; und
Ob die beanspruchte Lösung eine unerwartete oder verbesserte technische Wirkung erzielt.
Die erfinderische Tätigkeit ist auf der Grundlage der beanspruchten technischen Lösung als Ganzes zu beurteilen und nicht durch isolierte Betrachtung jedes Unterscheidungsmerkmals.
Welche Richtung Kann Noch Verfügbar Sein?
Die Zurückweisungsentscheidung liefert auch eine Landkarte für die nächste Stufe.
Durch das Studium der Entgegenhaltungen und der Begründung des Prüfers kann der Anmelder Folgendes erkennen:
Eine Schwäche in der Auslegung des Prüfers;
Ein fehlendes technisches Merkmal;
Ein fehlendes Motiv zur Kombination der zitierten Entgegenhaltungen;
Ein technisches Vorurteil oder eine Umsetzungsschwierigkeit;
Eine technische Wirkung, die nicht angemessen berücksichtigt wurde; oder
Weitere Merkmale in der ursprünglichen Anmeldung, die einen engeren Anspruch stützen können.
Die Zurückweisungsentscheidung begründet nicht, dass die Argumentation des Prüfers zwangsläufig richtig ist. Sie begründet die Argumentation, die widerlegt werden muss.
2. Lesen Sie Nicht Nur Die Erste Seite
Anmelder konzentrieren sich manchmal nur auf den Satz, der besagt, dass die Anmeldung zurückgewiesen wurde.
Die nützlichsten Informationen stecken meist in der nachfolgenden Begründung.
Eine ordnungsgemäße Prüfung sollte ermitteln:
Welche Ansprüche zurückgewiesen wurden;
Den auf jeden Anspruch angewandten Rechtsgrund;
Die herangezogenen Stand-der-Technik-Dokumente;
Den Anspruch-Entgegenhaltung-Vergleich des Prüfers;
Die vom Prüfer anerkannten Unterscheidungsmerkmale;
Das in der Analyse der erfinderischen Tätigkeit übernommene technische Problem; und
Die früheren Argumente des Anmelders und warum sie nicht überzeugt haben.
Technisches Personal sollte ebenfalls an dieser Prüfung teilnehmen.
Patentanwälte können die rechtlichen Standards, die Anspruchsformulierung und die Verfahrensoptionen analysieren, aber die Erfinder und Ingenieure können besser erklären, warum zwei Strukturen unterschiedlich funktionieren oder warum eine vorgeschlagene Kombination in der Praxis nicht funktionieren würde.
Eine wirksame Antwort hängt oft davon ab, rechtliche Analyse mit technischen Beweisen zu verbinden.
3. Die Frist für Die Prüfungsbeschwerde
Ein Anmelder, der mit einer Zurückweisungsentscheidung nicht einverstanden ist, kann innerhalb von drei Monaten ab dem Datum des Erhalts der Entscheidung eine Prüfungsbeschwerde einlegen.
Das Beschwerdeverfahren ist sowohl ein Rechtsbehelf gegen die Zurückweisung als auch eine Fortsetzung des Patentprüfungsverfahrens. Der Anmelder muss die Gründe für die Beschwerde darlegen und kann gegebenenfalls Belege einreichen.
Die Drei-Monats-Frist sollte als verbindliche Frist für das Fallmanagement behandelt werden.
Die Entscheidung, ob eine Prüfungsbeschwerde eingelegt werden soll, sollte nicht bis in die letzten Tage verschoben werden, da ausreichend Zeit benötigt werden kann, um:
Den zitierten Stand der Technik zu prüfen;
Den Prüfungsverlauf zu rekonstruieren;
Technische Unterschiede mit den Erfindern zu besprechen;
Anspruchsänderungen vorzubereiten;
Argumente zur erfinderischen Tätigkeit zu entwickeln; und
Testdaten oder andere Belege zu sammeln.
4. Eine Praktische Antwort in Vier Schritten
Nach Erhalt einer Zurückweisungsentscheidung können Anmelder vier praktische Schritte befolgen.
Schritt 1: Die Entscheidung Objektiv Prüfen
Eine Zurückweisung kann kommerziell enttäuschend sein, aber eine sofortige emotionale Reaktion verbessert die Anmeldung nicht.
Die erste Aufgabe besteht darin, genau zu verstehen, was zurückgewiesen wurde und warum.
Der Anmelder sollte drei Fragen trennen:
Ist der Tatsachenvergleich des Prüfers korrekt?
Ist die rechtliche Argumentation des Prüfers korrekt?
Kann die ursprüngliche Anmeldung eine bessere Anspruchsposition stützen?
Diese Fragen sollten beantwortet werden, bevor über die Einlegung einer Prüfungsbeschwerde entschieden wird.
Schritt 2: Den Stand der Technik Verifizieren
Jedes zitierte Dokument sollte unabhängig geprüft werden, statt sich nur auf die Zusammenfassung des Prüfers zu verlassen.
Für die Neuheit: Prüfen Sie, ob eine Entgegenhaltung alle beanspruchten technischen Merkmale offenbart.
Für die erfinderische Tätigkeit: Prüfen Sie, ob die Entgegenhaltungen tatsächlich einen technischen Grund für die beanspruchte Lösung liefern.
Maßgebliche Fragen können sein:
Offenbart die Entgegenhaltung das Merkmal im selben technischen Kontext?
Würde die vorgeschlagene Kombination das Wirkprinzip der Entgegenhaltung verändern?
Sind die Entgegenhaltungen auf unvereinbare Ziele gerichtet?
Hätte eine fachkundige Person einen Grund für die vorgeschlagene Änderung?
Erzielt die beanspruchte Erfindung eine Wirkung, die von den Entgegenhaltungen nicht nahegelegt wird?
Ein starkes Beschwerdegesuch sollte auf die tatsächliche Zurückweisungslogik eingehen und nicht lediglich die während der sachlichen Prüfung vorgebrachten Argumente wiederholen.
Schritt 3: Die Ursprüngliche Offenbarung Prüfen
Anmelder sollten feststellen, ob die ursprüngliche Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen weitere technische Merkmale enthalten, die in die Ansprüche aufgenommen werden könnten.
Jede Änderung muss im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung bleiben. Während der Prüfungsbeschwerde sollten Änderungen auch darauf gerichtet sein, die in der Zurückweisungsentscheidung oder im Beschwerdebescheid festgestellten Mängel zu beseitigen.
Mögliche Änderungsstrategien können umfassen:
Hinzufügen einer wesentlichen strukturellen Beziehung;
Definieren einer bestimmten Betriebsabfolge;
Einführen eines durch die ursprüngliche Anmeldung gestützten technischen Parameters;
Beschränken des Anspruchs auf ein bestimmtes technisches Szenario;
Kombinieren von Merkmalen verwandter abhängiger Ansprüche; oder
Klarstellen der Beziehung zwischen Komponenten.
Das Ziel sollte nicht sein, den Anspruch ohne Richtung einzuschränken. Jede Änderung sollte eine rechtlich bedeutsame Abgrenzung schaffen und zugleich einen kommerziell nützlichen Schutz bewahren.
Schritt 4: Den Geschäftswert Bewerten
Auch wenn rechtliche Argumente verfügbar sind, sollte das Unternehmen erwägen, ob die Prüfungsbeschwerde kommerziell gerechtfertigt ist.
Maßgebliche Erwägungen umfassen:
Die Bedeutung des Produkts;
Die verbleibende kommerzielle Lebensdauer der Technologie;
Den Umfang, der nach einer Änderung voraussichtlich erzielt wird;
Die Möglichkeit von Design-Arounds der Wettbewerber;
Die Kosten der Beschwerde und der späteren Prüfung;
Die Verfügbarkeit anderer verwandter Anmeldungen; und
Ob neuere Verbesserungen einen separaten Schutz verdienen.
Ein technisch vertretbares Argument kann dennoch einen begrenzten Geschäftswert haben, wenn der resultierende Anspruch zu eng wäre, um das tatsächliche Produkt des Unternehmens zu schützen.
5. Wann Eine Zurückweisung Angefochten Werden Kann
Eine Prüfungsbeschwerde kann sich in folgenden Fällen lohnen:
Die zitierte Entgegenhaltung offenbart nicht alle Merkmale des Anspruchs;
Der Prüfer hat einen technischen Begriff zu weit ausgelegt;
Die Stand-der-Technik-Dokumente betreffen unterschiedliche technische Probleme;
Es fehlt eine klare Motivation zur Kombination der Entgegenhaltungen;
Die vorgeschlagene Kombination würde einen erheblichen Umbau erfordern;
Die beanspruchte technische Wirkung wurde nicht angemessen berücksichtigt;
Die Argumentation des Prüfers stützt sich stark auf Ex-post-Betrachtung; oder
Die ursprüngliche Anmeldung stützt eine kommerziell bedeutsame Änderung.
Ein Prüfer kann beispielsweise argumentieren, dass die Entgegenhaltung D1 mit der Entgegenhaltung D2 kombiniert werden kann, um die beanspruchte Erfindung zu erhalten.
Der Anmelder sollte nicht nur antworten, dass sich die Erfindung unterscheidet. Die Antwort sollte erläutern, warum eine fachkundige Person diese Kombination nicht vorgenommen hätte, warum die Kombination nicht die beanspruchte Struktur oder Wirkung erzeugen würde oder warum der beanspruchte technische Beitrag über eine gewöhnliche Abänderung hinausgeht.
6. Wann Eine Zurückweisung Schwerer Zu Überwinden Ist
Einige Zurückweisungsentscheidungen stellen grundlegende Probleme fest.
Eine besonders schwierige Situation entsteht, wenn eine gültige Entgegenhaltung direkt und eindeutig jedes technische Merkmal des Kernanspruchs offenbart.
Wenn:
Das Dokument vor dem maßgeblichen Anmelde- oder Prioritätstag öffentlich verfügbar war;
Sein Stand-der-Technik-Status unbestritten ist;
Es alle beanspruchten Merkmale offenbart; und
Die ursprüngliche Anmeldung keine weiteren unterscheidenden technischen Inhalte enthält,
kann der verfügbare Beschwerdespielraum begrenzt sein.
Auch in dieser Situation sollte der Anmelder dennoch verifizieren:
Das Veröffentlichungsdatum;
Den maßgeblichen Prioritätstag;
Ob die Offenbarung vollständig ist;
Ob das zitierte Ausführungsbeispiel tatsächlich die beanspruchten Beziehungen enthält;
Ob die Entgegenhaltung ausführbar ist;
Ob eine gesetzliche Neuheitsausnahme gilt; und
Ob die ursprüngliche Anmeldung eine andere unabhängig schützbare Lösung enthält.
Das Vorhandensein eines Stand-der-Technik-Dokuments sollte die Analyse nicht automatisch beenden, aber der Anmelder sollte auch vermeiden, eine Prüfungsbeschwerde ohne glaubwürdige rechtliche oder technische Grundlage zu betreiben.
7. Das Risiko Der Eigenen Offenbarung Des Anmelders
Die eigene Veröffentlichung eines Anmelders kann manchmal zum Stand der Technik gegen eine spätere Patentanmeldung werden.
Beispielsweise kann ein Forschungsteam zuerst einen Artikel veröffentlichen, der die Kerntechnologie beschreibt, und erst danach eine Patentanmeldung einreichen.
Wenn die Veröffentlichung vor dem Anmeldetag erfolgte und nicht unter eine anwendbare gesetzliche Ausnahme fällt, kann sie die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit beeinträchtigen.
Wenn der Artikel alle technischen Merkmale eines Anspruchs offenbart, kann das Problem allein durch Argumentation schwer zu beheben sein.
Aus diesem Grund sollte die Patentanmeldung in der Regel koordiniert werden mit:
Akademischen Veröffentlichungen;
Produkteinführungen;
Ausstellungen;
Verkaufsaktivitäten;
Kundenvorführungen;
Marketingmaterialien; und
Online-Offenbarungen.
Die Patentprüfung sollte stattfinden, bevor technische Informationen öffentlich verfügbar gemacht werden.
8. Was Während der Prüfungsbeschwerde Geschieht
Die Prüfungsbeschwerde konzentriert sich in der Regel auf die Gründe und Beweise, auf denen die Zurückweisungsentscheidung beruht.
Das Beschwerdegremium kann jedoch auch bestimmte andere Mängel berücksichtigen, einschließlich offensichtlicher materieller Mängel oder Mängel gleicher Art wie die in der Zurückweisung festgestellten, soweit dies zur sachgerechten Entscheidung erforderlich ist.
Mögliche Ergebnisse sind:
Die Zurückweisungsentscheidung wird aufrechterhalten;
Die Zurückweisungsentscheidung wird aufgehoben, weil ihre Begründung rechtlich nicht haltbar ist; oder
Die Zurückweisungsentscheidung wird aufgehoben, weil eine geänderte Anmeldung die festgestellten Mängel beseitigt hat.
Wird die Zurückweisung aufgehoben, geht die Anmeldung in der Regel zur weiteren Prüfung an die ursprüngliche Prüfungsabteilung zurück. Die Aufhebung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sofort ein Patent erteilt wird.
Anmelder sollten daher ein Beschwerdegesuch vorbereiten, das nicht nur die Zurückweisung angreift, sondern auch einen tragfähigen Weg zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens unterstützt.
9. Prüfungsbeschwerde Oder Neue Anmeldung?
Die Prüfungsbeschwerde und eine neue Patentanmeldung dienen unterschiedlichen Zwecken.
Die Prüfungsbeschwerde fragt, ob die Zurückweisung der bestehenden Anmeldung aufrechterhalten werden sollte.
Eine neue Anmeldung kann angemessen sein, wenn spätere Forschung eine wirklich neue technische Lösung hervorgebracht hat, die:
In der zurückgewiesenen Anmeldung nicht offenbart wurde;
Noch nicht öffentlich offenbart wurde;
Das Problem durch einen anderen technischen Ansatz löst; und
Die Voraussetzungen für den Patentschutz unabhängig erfüllt.
Neue technische Inhalte können nicht einfach zur zurückgewiesenen Anmeldung hinzugefügt werden, wenn sie die ursprüngliche Offenbarung überschreiten.
Ein Unternehmen sollte daher unterscheiden zwischen:
Der Verteidigung der ursprünglichen Erfindung durch die Prüfungsbeschwerde;
Der Einschränkung der bestehenden Ansprüche unter Verwendung ursprünglich offenbarter Inhalte; und
Der Einreichung einer separaten Anmeldung für eine spätere Verbesserung.
Diese Optionen können manchmal parallel genutzt werden, vorbehaltlich der einschlägigen rechtlichen und verfahrensrechtlichen Anforderungen.
10. Eine Praktische Checkliste Zur Prüfung Der Zurückweisung
Nach Erhalt einer Zurückweisungsentscheidung sollten Anmelder fragen:
Wie lautet die Drei-Monats-Frist für die Prüfungsbeschwerde?
Welche Ansprüche wurden zurückgewiesen?
Beruhte die Zurückweisung auf Neuheit, erfinderischer Tätigkeit oder einem anderen Grund?
Welche Entgegenhaltungen wurden herangezogen?
Offenbart eine Entgegenhaltung jedes Merkmal des Anspruchs?
Gibt es einen echten Grund für die Kombination mehrerer Entgegenhaltungen?
Wurden die beanspruchten technischen Wirkungen angemessen berücksichtigt?
Stützt die ursprüngliche Anmeldung eine brauchbare Änderung?
Würde der geänderte Umfang das kommerzielle Produkt weiterhin schützen?
Gibt es spätere Verbesserungen, die separat eingereicht werden sollten?
Rechtfertigt der kommerzielle Wert die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens?
Welche technischen Beweise stehen zur Stützung der Antwort zur Verfügung?
Fazit
Die Patenterteilung ist ein positives Ergebnis, aber eine Zurückweisungsentscheidung kann ebenfalls wertvolle Informationen liefern.
Sie identifiziert:
Den als maßgeblich erachteten Stand der Technik;
Die Auslegung der Ansprüche durch den Prüfer;
Die Schwächen des aktuellen Anspruchsumfangs;
Die Argumentation, die widerlegt werden muss; und
Die mögliche Richtung für Änderung oder Prüfungsbeschwerde.
Die richtige Reaktion besteht weder darin, anzunehmen, dass die Anmeldung aussichtslos ist, noch automatisch eine Prüfungsbeschwerde einzulegen.
Der Anmelder sollte die Entscheidung sorgfältig lesen, den Stand der Technik verifizieren, die ursprüngliche Offenbarung prüfen und den kommerziellen Wert der verfügbaren Optionen bewerten.
Eine Zurückweisung ist nicht immer das Ende der Patentstrategie. Sie ist eine formelle Entscheidung, die die aktuellen Probleme sichtbar macht und es dem Anmelder ermöglicht, mit größerer Klarheit zu entscheiden, ob die Anmeldung verteidigt, geändert oder durch eine bessere Anmeldestrategie ersetzt werden sollte.
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