¿Presentar una provisional en EE. UU. antes de la feria ya le cubre?

Introducción

Una startup de dispositivos médicos en Suzhou irá el mes que viene a una feria en Estados Unidos. El CTO oyó a colegas que en EE. UU. existe una «solicitud provisional»: no hace falta reivindicar, las tasas no son altas y, al presentarla, se «reserva» la fecha de solicitud. Nos preguntó: ¿presentamos primero una provisional en EE. UU. y luego, con calma, las solicitudes formales en China y en EE. UU.?

La pregunta parece sencilla. Esconde tres capas: qué herramienta «reserva» la fecha, cuánto terreno cubre esa reserva y si una invención realizada en China puede presentarse primero en Estados Unidos.

Muchos tratan la prioridad china y la provisional estadounidense como lo mismo. Ambas implican «presentar algo primero y completar en doce meses». Dónde está el listón —y cuánto hay que escribir el primer día— difiere mucho. Este artículo las pone en paralelo y vuelve al examen de confidencialidad que el solicitante chino no puede saltarse.

1. En apariencia: las dos herramientas se parecen

En China, fijar la fecha de solicitud se apoya en la prioridad. El artículo 29 de la Ley de Patentes de la República Popular China (modificación de 2020; «Ley de Patentes») contempla la prioridad extranjera y la nacional: en doce meses desde la primera solicitud de invención o modelo de utilidad (seis meses para diseños), una solicitud posterior sobre el mismo objeto puede reivindicar prioridad.

En Estados Unidos, además de la prioridad del Convenio de París (35 U.S.C. 119(a)), existe la solicitud provisional (35 U.S.C. 111(b)). Su atractivo principal: no exige reivindicaciones (111(b)(2)). También tiene caducidad: en doce meses debe presentarse la nonprovisional reclamando el beneficio de la provisional; de lo contrario se considera abandonada y no puede reactivarse tras ese plazo (111(b)(5)).

En ambos lados: «presentar primero, completar en doce meses». Por eso muchos las confunden.

2. Más a fondo: tres diferencias reales

Qué es en sí el documento que «reserva» la fecha

China no tiene tipo «provisional». La solicitud anterior que sirve de base a la prioridad nacional es ya una solicitud formal de invención o modelo de utilidad. Al presentar la posterior, la anterior cede: Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes (revisión 2023; «Reglamento») art. 35(3)—si se reivindica prioridad nacional, la anterior se considera retirada desde la fecha de la posterior (salvo diseño que reivindique prioridad de invención o modelo de utilidad).

La provisional estadounidense es solo un «contenedor de fecha»: no se examina; espera a que una nonprovisional la cite. La anterior china es como un billete completo que se entrega al transbordar; la provisional estadounidense se parece más a un billete de andén: permite entrar al andén, no subir al tren.

Cuánto se reserva: qué quedó escrito

Ninguno de los dos sistemas mira cuántas páginas presentó usted. Ambos preguntan si lo que luego quiere proteger ya estaba divulgado.

El criterio chino es el «mismo objeto». Directrices de examen de patentes (2023), Parte II, Cap. 3, §4.1.2: mismo campo técnico, problema, solución técnica y efecto esperado—sin exigir idéntica redacción.

Para la provisional estadounidense, 35 U.S.C. 119(e)(1) exige que la invención esté divulgada según el 112(a) (salvo el best mode). Descripción escrita y enablement siguen vigentes. Omitir reivindicaciones no rebaja la memoria descriptiva.

Si algo falla, ¿se puede corregir?

El Reglamento chino de 2023 añadió válvulas: con justificación, restauración de prioridad en 2 meses tras el plazo del art. 29 (Reglamento art. 36); añadir o corregir reivindicaciones de prioridad en 16 meses desde la prioridad o 4 desde la solicitud (art. 37); contenido omitido o erróneo, si se reivindicó prioridad al presentar, puede aportarse por referencia a la anterior en el plazo (art. 45).

EE. UU. tiene paralelos. Según 35 U.S.C. 119(a) y 119(e)(1), el plazo de doce meses puede prorrogarse 2 meses por retraso no intencional. Procedimentalmente, 37 CFR 1.78(a)(4) exige que la reivindicación de la provisional en una solicitud 111(a) se haga en cuatro meses desde la fecha real de presentación o dieciséis desde la provisional, lo que sea posterior.

Un punto que a menudo se pasa por alto: el cómputo del plazo de la patente. Según 35 U.S.C. 154(a)(2)–(3), el plazo de veinte años corre desde la presentación en EE. UU.; la prioridad del 119 no cuenta—el año de la provisional no consume vida de la patente. En China, el art. 42 mide el plazo desde la fecha de solicitud; el Reglamento art. 12(1) excluye el art. 42 de la regla de que «fecha de solicitud» es la de prioridad, de modo que, con prioridad, el plazo sigue desde la fecha real de presentación.

3. El paso que la empresa china no puede saltarse: el examen de confidencialidad

Volvamos a la idea del CTO: inventar en Suzhou y presentar primero una provisional en EE. UU. La ley china es clara.

Ley de Patentes art. 19(1): quien presente en el extranjero una invención o modelo de utilidad realizado en China debe solicitar antes el examen de confidencialidad ante el departamento de patentes del Consejo de Estado. El Reglamento art. 8(2)(i) exige solicitud previa con descripción técnica detallada al presentar directamente en el extranjero.

¿Y si se omite? Art. 19(4): no se concederá patente en China a invenciones o modelos de utilidad presentados en el extranjero en violación del párrafo 1. Una provisional estadounidense también es «presentación en el extranjero». Saltarse el paso es cambiar el mercado chino por una fecha estadounidense.

4. Comparación: prioridad china vs. provisional estadounidense

Base legal

• Prioridad china: Ley de Patentes arts. 29–30; Reglamento arts. 34–37

• Provisional EE. UU.: 35 U.S.C. 111(b), 119(e); 37 CFR 1.53(c), 1.78(a)

Plazo

• China: 12 meses para invención/modelo de utilidad; 6 meses para diseño

• EE. UU.: nonprovisional en 12 meses

Naturaleza de la solicitud anterior

• China: solicitud formal; la anterior de prioridad nacional se considera retirada (Reglamento art. 35(3))

• EE. UU.: sin examen; sin reivindicaciones obligatorias; abandono si no se usa (111(b)(2)(5))

Exigencia de contenido

• China: mismo objeto (Directrices Parte II, Cap. 3, §4.1.2)

• EE. UU.: divulgación 112(a), salvo best mode (119(e)(1))

Remedios

• China: restaurar prioridad en 2 meses; añadir/corregir en 16/4 meses (Reglamento arts. 36–37)

• EE. UU.: +2 meses por retraso no intencional (119(e)(1)); reivindicar en 4/16 meses (37 CFR 1.78(a)(4))

Plazo de la patente

• China: desde la fecha real de presentación (Ley art. 42; Reglamento art. 12(1))

• EE. UU.: el año provisional no cuenta; desde la nonprovisional (154(a)(2)(3))

Invención realizada en China

• Cualquier vía: una primera presentación en EE. UU. exige antes el examen de confidencialidad (Ley art. 19)

5. Qué muestran dos casos

Caso 1: «Alogliptina»—la prioridad no es «casi vale»

SPC IP Admin. Finales n.º 344 y 371 (2021) (sentencia 11 dic. 2023). Una sociedad japonesa tenía dos patentes de invención relacionadas con la diabetes que reivindicaban prioridad extranjera de dos solicitudes anteriores. En nulidad, la CNIPA consideró que otra prueba ya divulgaba el mismo objeto, que las anteriores no eran primeras solicitudes y que la prioridad fallaba; el Tribunal de PI de Pekín confirmó en primera instancia.

El Tribunal Popular Supremo revocó. Si la solicitud posterior y la anterior tienen el mismo objeto depende de si las limitaciones de las reivindicaciones pueden obtenerse de forma directa e inequívoca de los documentos anteriores. La prueba no enseñaba la «dosis diaria de 5 mg a 250 mg» de la reivindicación 1, ni podía obtenerse así; las anteriores eran por tanto las primeras del mismo objeto y la prioridad se sostuvo. Características que pueden no pesar en novedad/actividad inventiva sí pueden importar en prioridad. (Se aplicó el art. 29(1) de la Ley de 2000.)

Lección: la prioridad no es «casi vale». Cada limitación de la reivindicación necesita anclaje en la solicitud anterior.

Caso 2: New Railhead—omitir reivindicaciones no es omitir la memoria

New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2002), citado en MPEP §211.05: se ofreció a la venta una broca; se presentó provisional dentro del año de gracia; la nonprovisional llegó en el año de la provisional pero más de un año después de la oferta. La reivindicación 1 pedía un ángulo entre cuerpo y carcasa del sensor que la provisional no describía. El tribunal concluyó que la provisional no sustentaba esa limitación; la patente no pudo reclamar la fecha provisional. Perdida la fecha, la oferta anterior fue obstáculo bajo el entonces 35 U.S.C. 102(b) y la patente cayó.

Lección: la provisional elimina reivindicaciones, no la memoria. Unas diapositivas de PPT pueden reservar solo una fecha vacía.

6. Puntos prácticos para solicitantes chinos

• Para invenciones realizadas en China, termine el examen de confidencialidad antes de elegir dónde reservar la fecha. Una provisional en EE. UU. también activa el art. 19 de la Ley de Patentes.

• La vía más estable suele ser: presentar primero en China y, en doce meses, entrar en EE. UU. por París o PCT reclamando la fecha china (35 U.S.C. 119(a)).

• Si usa provisional estadounidense, escríbala como memoria completa—ejemplos, variantes, rangos de parámetros—, no como algo a completar después.

• Marque al menos tres fechas: los 12 meses de la solicitud posterior; los 16 meses del art. 30 de la Ley para la copia de la anterior; y la ventana estadounidense de 4/16 meses para reivindicar.

• ¿Se le pasó un plazo? No abandone por reflejo. China ofrece restauración en 2 meses y añadir/corregir en 16/4; EE. UU., prórroga de 2 meses por retraso no intencional. Ambos exigen procedimiento y motivos—no una costumbre.

• Pueden acumularse varias prioridades. El Reglamento art. 35(1) permite reivindicar varias; el plazo corre desde la más temprana. Proyectos que mejoran por etapas pueden presentar por lotes y consolidar después.

La prioridad china se parece más a «copiar la primera solicitud a otra parte»: la anterior debe ser sólida. La provisional estadounidense se parece más a guardar una instantánea e instalar después el sistema completo. La entrada es baja, pero una instantánea borrosa no se reconocerá al montarla. Lo que realmente comparan las dos herramientas no es el coste—es cuánto escribió usted el primer día.

Conclusión

China y Estados Unidos ofrecen herramientas para reservar una fecha de solicitud, cada una con una ventana de doce meses. China pone el listón en el «mismo objeto» y el procedimiento; Estados Unidos, en lo completa que esté la provisional.

Para quien inventa en China hay una regla de orden más: primero el examen de confidencialidad, después la presentación en el extranjero. Dónde presentar primero no tiene respuesta única—mercados, equipos y madurez de la invención pesan.

Conviene recordar una cosa: cuánto de la fecha conserve depende de cuánto escribió ese día. Presentar una provisional antes de una feria en EE. UU. no significa, por sí solo, que «ya esté seguro».