引言
许多申请人将专利驳回视为申请的终结。
这一结论可能为时过早。
本文主要聚焦于在实质审查中因缺乏新颖性或创造性而被驳回的发明专利申请。
驳回决定不仅仅是一份告知申请失败的通知。它通常会记录审查过程，指出相关权利要求和现有技术文献，并说明审查员认为当前申请不可接受的理由。
根据中国专利法，发明申请一般只有在申请人已有机会陈述意见或修改申请、而审查员仍认为法律缺陷依然存在的情况下才会被驳回。驳回决定必须说明支持结论的事实、理由和证据。
因此，驳回决定应被解读为一份详细的问题陈述，而不仅仅是一个否定结果。
1. 驳回决定告诉了我们什么
当申请因缺乏新颖性或创造性被驳回时，决定通常要回答两个重要问题。
当前权利要求的保护范围哪里存在弱点？
如果审查员认定权利要求缺乏新颖性，则审查员认为某一份现有技术文献公开了该权利要求的全部必要技术特征，无论是明确公开还是按照适用的审查标准认定公开。
申请人随后应审查：
引用的文献是否构成现有技术；
它是否确实公开了每一项权利要求特征；
公开是否直接且无歧义；
优先权日是否被正确评估；以及
原始申请是否包含能够区分发明的其他特征。
如果审查员认定权利要求缺乏创造性，则审查员认可可能存在区别特征，但认为这些区别对本领域技术人员而言是显而易见的。
申请人随后应审查：
最接近的现有技术是如何选定的；
识别了哪些区别特征；
认为要解决的技术问题是什么；
引用的文献是否提供了结合其教导的理由；
所提出的结合是否会遇到技术困难；以及
所要求保护的方案是否产生了预料不到或改进的技术效果。
创造性应当基于所要求保护的技术方案整体进行判断，而不是孤立地看待每一个区别特征。
还有哪些方向可用？
驳回决定也为下一阶段提供了路线图。
通过研究审查员的现有技术文献和推理，申请人可以识别：
审查员解释中的弱点；
缺少的技术特征；
缺乏结合所引文献的动机；
技术偏见或实施困难；
未被充分考虑的技术效果；或
原始申请中可能支持更窄权利要求的其他特征。
驳回决定并不证明审查员的推理必然正确。它确立的是必须被回应和克服的推理。
2. 不要只读第一页
申请人有时只关注决定中宣告申请被驳回的那句话。
最有价值的信息通常包含在随后的推理部分。
适当的审查应识别：
哪些权利要求被驳回；
每项权利要求适用的法律理由；
所依据的现有技术文献；
审查员对权利要求与文献的对比；
审查员认可的区别特征；
创造性分析中采纳的技术问题；以及
申请人之前的论述及未被采纳的原因。
技术人员也应参与此次审查。
专利代理人可以分析法律标准、权利要求语言和程序选项，但发明人和工程师可能更能解释为什么两种结构运行方式不同，或者为什么所提出的结合在实践中行不通。
有效的回应往往取决于将法律分析与技术证据相结合。
3. 复审期限
对驳回决定不服的申请人，可以自收到决定之日起三个月内请求复审。
复审程序既是对驳回的救济途径，也是专利审查过程的延续。申请人必须说明请求复审的理由，并可在适当时提交支持性文件。
三个月的期限应被视为确定性的案件管理期限。
是否请求复审的决定不应拖延到最后几天才作出，因为可能需要足够的时间来：
审查所引用的现有技术；
重建审查历史；
与发明人讨论技术差异；
准备权利要求修改；
形成创造性论证；以及
收集测试数据或其他支持材料。
4. 实用的四步应对
收到驳回决定后，申请人可以遵循四个实用步骤。
第一步：客观审查决定
驳回可能在商业上令人失望，但情绪化的即时反应不会改善申请。
首要任务是准确理解什么被驳回以及为什么被驳回。
申请人应区分三个问题：
审查员的事实对比是否正确？
审查员的法律推理是否正确？
原始申请能否支持更好的权利要求位置？
在决定是否请求复审之前，应回答这些问题。
第二步：核实现有技术
每一篇引用的文献都应独立审查，而不是仅依赖审查员的概述。
就新颖性而言，确定一篇文献是否公开了全部所要求保护的技术特征。
就创造性而言，确定各文献是否确实提供了得出所要求保护方案的技术理由。
相关问题可能包括：
文献是否在相同的技术背景下公开该特征？
所提出的结合是否会改变文献的工作原理？
各文献是否针对互不相容的目标？
技术人员是否有理由作出所提出的修改？
所要求保护的发明是否实现了文献未暗示的效果？
有力的复审请求应回应实际的驳回逻辑，而不是仅仅重复实质审查阶段提交的论述。
第三步：审查原始公开内容
申请人应确定原始说明书、权利要求书和附图是否包含可以引入权利要求的其他技术特征。
任何修改都必须保持在原始公开的范围之内。在复审期间，修改还应当针对消除驳回决定或复审通知书指出的缺陷。
可能的修改策略包括：
增加必要的结构关系；
限定特定的运行顺序；
引入原始申请支持的技术参数；
将权利要求限定到特定的技术场景；
合并相关从属权利要求的特征；或
澄清部件之间的关系。
目标不应是无方向地缩小权利要求。每次修改都应当在保留有商业价值的保护的同时，创造出具有法律意义的区别。
第四步：评估商业价值
即使存在法律论证空间，公司仍应考虑复审在商业上是否合理。
相关考量包括：
产品的重要性；
技术的剩余商业寿命；
修改后可能获得的范围；
竞争对手绕道设计的可能性；
复审及后续审查的费用；
其他相关申请的可获得性；以及
更新的改进是否应单独保护。
如果修改后形成的权利要求过窄而无法保护公司实际产品，即使技术上站得住脚的论证，其商业价值也可能有限。
5. 何时可以挑战驳回
在以下情况下，复审可能值得进行：
引用的文献未公开权利要求的全部特征；
审查员对技术术语的解释过于宽泛；
现有技术文献针对不同的技术问题；
没有明确的动机结合各文献；
所提出的结合需要实质性重构；
所要求保护的技术效果未被恰当考虑；
审查员的推理严重依赖事后诸葛亮；或
原始申请支持具有商业意义的修改。
例如，审查员可能主张文献D1可以与文献D2结合以获得所要求保护的发明。
申请人不应只回应说发明不同。回应应解释为什么技术人员不会作出该结合、为什么该结合不会产生所主张的结构或效果，或者为什么所主张的技术贡献超出了普通修改。
6. 何时驳回更难克服
有些驳回决定指出了根本性问题。
一种特别困难的情况是，一份有效的现有技术文献直接且无歧义地公开了核心权利要求的全部技术特征。
如果：
该文献在相关申请日或优先权日之前已公开可得；
其现有技术地位没有争议；
它公开了全部权利要求特征；且
原始申请不包含其他可区分的技术内容，
则可用复审空间可能有限。
即使在这种情况下，申请人仍应核实：
公开日期；
相关优先权日；
公开是否完整；
引用的实施例是否确实包含所主张的关系；
文献是否充分公开（可实施）；
是否有法定的新颖性宽限期适用；以及
原始申请是否包含其他可独立保护的方案。
现有技术文献的存在不应自动终结分析，但申请人也应避免在没有可信法律或技术依据的情况下坚持复审。
7. 申请人自身公开的风险
申请人自己的公开有时可能构成针对后续专利申请的现有技术。
例如，研究团队可能先发表描述核心技术的论文，之后才提交专利申请。
如果公开发生在申请日之前，且不落入适用的法定宽限情形，则可能影响新颖性或创造性。
如果论文公开了权利要求的全部技术特征，单靠论述可能难以弥补。
这就是为什么专利申请通常应与以下活动相协调：
学术发表；
产品发布；
展会；
销售活动；
客户演示；
营销材料；以及
网络公开。
专利审查应在技术信息公开之前进行。
8. 复审期间会发生什么？
复审一般聚焦于驳回决定所依据的理由和证据。
但是，复审合议组在必要且为正确解决案件的情况下，也可能考虑某些其他缺陷，包括明显实质性缺陷或与驳回所指缺陷性质相同的缺陷。
可能的结果包括：
维持驳回决定；
因驳回理由在法律上不能成立而撤销驳回决定；或
因修改后的申请消除了所指出的缺陷而撤销驳回决定。
驳回被撤销的，申请通常返回原审查部门继续审查。撤销驳回并不必然意味着专利会立即授权。
因此，申请人应准备的复审请求不仅要攻击驳回决定，还要支持一条通往继续审查的可行路径。
9. 复审还是新申请？
复审与新专利申请目的不同。
复审问的是现有申请的驳回是否应被维持。
当后续研究产生了真正新的技术方案时，可能适合提交新申请，前提是该方案：
未在被驳回的申请中公开；
尚未公开披露；
通过不同的技术途径解决问题；且
独立满足专利保护的要求。
如果新技术内容超出原始公开范围，不能简单地加入被驳回的申请。
因此，公司应区分：
通过复审捍卫原始发明；
利用原始公开的内容收窄现有权利要求；以及
为后续改进提交单独的申请。
在符合相关法律和程序要求的前提下，这些选项有时可以并行使用。
10. 实用的驳回审查清单
收到驳回决定后，申请人应问：
三个月的复审期限是什么时候？
哪些权利要求被驳回？
驳回是基于新颖性、创造性还是其他理由？
依据了哪些现有技术文献？
是否有一篇文献公开了权利要求的全部特征？
是否有结合多篇文献的真实理由？
所要求保护的技术效果是否被恰当考虑？
原始申请是否支持有用的修改？
修改后的范围是否仍能保护商业产品？
是否有应单独提交的后续改进？
商业价值是否证明继续审查合理？
有哪些技术证据可用于支持回应？
结论
专利授权是积极结果，但驳回决定同样可以提供有价值的信息。
它识别出：
被认为相关的现有技术；
审查员对权利要求的解释；
当前权利要求范围的弱点；
必须被回应的推理；以及
修改或复审的可能方向。
正确的应对既不是认定申请毫无希望，也不是自动请求复审。
申请人应仔细阅读决定、核实现有技术、审查原始公开内容并评估可用选项的商业价值。
驳回并不总是专利战略的终点。它是一份正式决定，让当前问题变得可见，并让申请人能够更清晰地决定：申请应当被捍卫、修改，还是被更好的申请策略所取代。
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