Introducción
Muchos solicitantes tratan el rechazo de una patente como el final de la solicitud.
Esa conclusión puede ser prematura.
Este artículo se centra principalmente en las solicitudes de patente de invención rechazadas durante el examen sustantivo por falta de novedad o de actividad inventiva.
Una decisión de rechazo no es meramente un aviso que indica que la solicitud ha fracasado. Normalmente registra el historial del examen, identifica las reivindicaciones pertinentes y las referencias de técnica anterior, y explica por qué el examinador considera inaceptable la solicitud actual.
Conforme a la ley de patentes china, una solicitud de invención generalmente solo se rechaza después de que al solicitante se le haya dado la oportunidad de presentar observaciones o modificar la solicitud y el examinador considere que los defectos legales persisten. Una decisión de rechazo debe explicar los hechos, las razones y las pruebas que sustentan la conclusión.
Por tanto, la decisión debe leerse como una declaración detallada del problema y no solo como un resultado negativo.
1. Qué Le Dice una Decisión de Rechazo
Cuando una solicitud se rechaza por falta de novedad o actividad inventiva, la decisión suele abordar dos cuestiones importantes.
¿Dónde Es Vulnerable el Alcance Actual de las Reivindicaciones?
Si el examinador concluye que una reivindicación carece de novedad, considera que una referencia de técnica anterior divulga todas las características técnicas requeridas de esa reivindicación, expresa o de una manera reconocida conforme a los estándares de examen aplicables.
El solicitante debe entonces examinar:
Si la referencia citada califica como técnica anterior;
Si realmente divulga cada característica reivindicada;
Si la divulgación es directa e inequívoca;
Si la fecha de prioridad se ha evaluado correctamente; y
Si la solicitud original contiene características adicionales que podrían distinguir la invención.
Si el examinador concluye que una reivindicación carece de actividad inventiva, acepta que pueden existir diferencias, pero considera que esas diferencias son evidentes para una persona experta en la materia.
El solicitante debe entonces examinar:
Cómo se seleccionó la técnica anterior más cercana;
Qué características distintivas se identificaron;
Qué problema técnico se consideró que se resolvía;
Si las referencias citadas proporcionan una razón para combinar sus enseñanzas;
Si la combinación propuesta encontraría dificultades técnicas; y
Si la solución reivindicada produce un efecto técnico inesperado o mejorado.
La actividad inventiva debe evaluarse sobre la base de la solución técnica reivindicada en su conjunto, y no tratando cada característica distintiva de forma aislada.
¿Qué Dirección Puede Seguir Disponible?
La decisión de rechazo también proporciona un mapa para la siguiente etapa.
Al estudiar las referencias de técnica anterior y el razonamiento del examinador, el solicitante puede identificar:
Una debilidad en la interpretación del examinador;
Una característica técnica faltante;
Una falta de motivación para combinar las referencias citadas;
Un prejuicio técnico o una dificultad de implementación;
Un efecto técnico que no fue adecuadamente considerado; o
Características adicionales en la solicitud original que pueden respaldar una reivindicación más limitada.
La decisión de rechazo no establece que el razonamiento del examinador sea necesariamente correcto. Establece el razonamiento que debe abordarse.
2. No Lea Solo la Primera Página
Los solicitantes a veces se centran únicamente en la frase que indica que la solicitud ha sido rechazada.
La información más útil suele estar contenida en el razonamiento que sigue.
Una revisión adecuada debe identificar:
Qué reivindicaciones fueron rechazadas;
El fundamento legal aplicado a cada reivindicación;
Los documentos de técnica anterior en los que se basó;
La comparación del examinador entre reivindicación y referencia;
Las características distintivas reconocidas por el examinador;
El problema técnico adoptado en el análisis de actividad inventiva; y
Los argumentos anteriores del solicitante y por qué no fueron aceptados.
El personal técnico también debería participar en esta revisión.
El asesor de patentes puede analizar los estándares legales, el lenguaje de las reivindicaciones y las opciones procesales, pero los inventores e ingenieros pueden estar mejor situados para explicar por qué dos estructuras funcionan de manera diferente o por qué una combinación propuesta no funcionaría en la práctica.
Una respuesta eficaz a menudo depende de combinar el análisis legal con la evidencia técnica.
3. El Plazo de Reconsideración (Examen de Reconsideración)
Un solicitante que no esté de acuerdo con una decisión de rechazo puede solicitar el examen de reconsideración dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recepción de la decisión.
El procedimiento de reconsideración es tanto un recurso contra el rechazo como una continuación del proceso de examen de patentes. El solicitante debe exponer las razones para solicitar la reconsideración y puede presentar documentos de apoyo cuando proceda.
El período de tres meses debe tratarse como un plazo firme de gestión del caso.
La decisión sobre si solicitar la reconsideración no debe retrasarse hasta los últimos días, porque puede necesitarse tiempo suficiente para:
Revisar la técnica anterior citada;
Reconstruir el historial del examen;
Discutir las diferencias técnicas con los inventores;
Preparar modificaciones de las reivindicaciones;
Desarrollar argumentos de actividad inventiva; y
Recopilar datos de pruebas u otros materiales de apoyo.
4. Una Respuesta Práctica en Cuatro Pasos
Tras recibir una decisión de rechazo, los solicitantes pueden seguir cuatro pasos prácticos.
Paso 1: Revisar la Decisión Objetivamente
Un rechazo puede ser comercialmente decepcionante, pero una respuesta emocional inmediata no mejora la solicitud.
La primera tarea es comprender exactamente qué se ha rechazado y por qué.
El solicitante debe separar tres cuestiones:
¿Es correcta la comparación fáctica del examinador?
¿Es correcto el razonamiento legal del examinador?
¿Puede la solicitud original respaldar una mejor posición de las reivindicaciones?
Estas cuestiones deben responderse antes de decidir si se solicita la reconsideración.
Paso 2: Verificar la Técnica Anterior
Cada documento citado debe revisarse de forma independiente en lugar de confiar solo en el resumen del examinador.
Para la novedad, determine si una referencia divulga todas las características técnicas reivindicadas.
Para la actividad inventiva, determine si las referencias proporcionan realmente una razón técnica para llegar a la solución reivindicada.
Las preguntas pertinentes pueden incluir:
¿Divulga la referencia la característica en el mismo contexto técnico?
¿Cambiaría la combinación propuesta el principio de funcionamiento de la referencia?
¿Están las referencias dirigidas a objetivos incompatibles?
¿Tendría una persona experta una razón para hacer la modificación propuesta?
¿Logra la invención reivindicada un efecto no sugerido por las referencias?
Una solicitud de reconsideración sólida debe responder a la lógica real del rechazo y no simplemente repetir los argumentos presentados durante el examen sustantivo.
Paso 3: Revisar la Divulgación Original
Los solicitantes deben determinar si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos originales contienen características técnicas adicionales que podrían introducirse en las reivindicaciones.
Toda modificación debe permanecer dentro del alcance de la divulgación original. Durante la reconsideración, las modificaciones también deben dirigirse a eliminar los defectos identificados en la decisión de rechazo o en el aviso de reconsideración.
Las posibles estrategias de modificación pueden incluir:
Añadir una relación estructural esencial;
Definir una secuencia de funcionamiento particular;
Introducir un parámetro técnico respaldado por la solicitud original;
Limitar la reivindicación a un escenario técnico específico;
Combinar características de reivindicaciones dependientes relacionadas; o
Aclarar la relación entre componentes.
El objetivo no debe ser limitar la reivindicación sin dirección. Cada modificación debe crear una distinción legalmente significativa preservando al mismo tiempo una protección comercialmente útil.
Paso 4: Evaluar el Valor Comercial
Incluso cuando existen argumentos legales, la empresa debe considerar si la reconsideración está comercialmente justificada.
Las consideraciones pertinentes incluyen:
La importancia del producto;
La vida comercial restante de la tecnología;
El alcance que probablemente se obtendrá tras la modificación;
La posibilidad de diseños alternativos de los competidores;
El coste de la reconsideración y del examen posterior;
La disponibilidad de otras solicitudes relacionadas; y
Si las mejoras más recientes merecen protección separada.
Un argumento técnicamente defendible puede tener un valor comercial limitado si la reivindicación resultante fuera demasiado limitada para proteger el producto real de la empresa.
5. Cuándo Puede Impugnarse un Rechazo
La reconsideración puede merecer la pena en los siguientes casos:
La referencia citada no divulga todas las características de la reivindicación;
El examinador ha interpretado un término técnico de forma demasiado amplia;
Los documentos de técnica anterior abordan problemas técnicos diferentes;
No existe una motivación clara para combinar las referencias;
La combinación propuesta requeriría una reconstrucción sustancial;
El efecto técnico reivindicado no ha sido debidamente considerado;
El razonamiento del examinador se basa en gran medida en retrospectiva; o
La solicitud original respalda una modificación comercialmente significativa.
Por ejemplo, un examinador puede argumentar que la referencia D1 puede combinarse con la referencia D2 para obtener la invención reivindicada.
El solicitante no debe responder solo afirmando que la invención es diferente. La respuesta debe explicar por qué una persona experta no habría hecho esa combinación, por qué la combinación no produciría la estructura o el efecto reivindicados, o por qué la contribución técnica reivindicada va más allá de una modificación ordinaria.
6. Cuándo un Rechazo Es Más Difícil de Superar
Algunas decisiones de rechazo identifican problemas fundamentales.
Una situación particularmente difícil surge cuando una referencia válida de técnica anterior divulga directa e inequívocamente todas las características técnicas de la reivindicación central.
Si:
El documento estaba disponible públicamente antes de la fecha de presentación o de prioridad pertinente;
Su condición de técnica anterior no se discute;
Divulga todas las características reivindicadas; y
La solicitud original no contiene más contenido técnico distintivo,
el espacio disponible de reconsideración puede ser limitado.
Incluso en esta situación, el solicitante debe verificar:
La fecha de publicación;
La fecha de prioridad pertinente;
Si la divulgación es completa;
Si la realización citada contiene realmente las relaciones reivindicadas;
Si la referencia es habilitante;
Si se aplica alguna excepción legal de novedad; y
Si la solicitud original contiene otra solución independientemente protegible.
La existencia de un documento de técnica anterior no debe terminar automáticamente el análisis, pero el solicitante también debe evitar solicitar la reconsideración sin una base legal o técnica creíble.
7. El Riesgo de la Propia Divulgación del Solicitante
La publicación del propio solicitante puede convertirse a veces en técnica anterior contra una solicitud de patente posterior.
Por ejemplo, un equipo de investigación puede publicar un artículo que describe la tecnología central y presentar una solicitud de patente solo después.
Si la publicación se produjo antes de la fecha de presentación y no cae dentro de una excepción legal aplicable, puede afectar a la novedad o a la actividad inventiva.
Cuando el artículo divulga todas las características técnicas de una reivindicación, el problema puede ser difícil de subsanar solo mediante argumentos.
Por eso la presentación de patentes debe coordinarse generalmente con:
Publicaciones académicas;
Lanzamientos de productos;
Exposiciones;
Actividad de ventas;
Demostraciones a clientes;
Materiales de marketing; y
Divulgación en línea.
La revisión de patentes debe realizarse antes de que la información técnica se ponga a disposición del público.
8. Qué Ocurre Durante la Reconsideración
La reconsideración se centra generalmente en las razones y pruebas en las que se basa la decisión de rechazo.
Sin embargo, el panel de reconsideración también puede considerar ciertos otros defectos, incluidos defectos sustantivos evidentes o defectos de la misma naturaleza que los identificados en el rechazo, cuando sea necesario para resolver correctamente el caso.
Los posibles resultados incluyen:
Se mantiene la decisión de rechazo;
Se revoca la decisión de rechazo porque su razonamiento no es jurídicamente sostenible; o
Se revoca la decisión de rechazo porque una solicitud modificada ha eliminado los defectos identificados.
Cuando se revoca el rechazo, la solicitud generalmente vuelve al departamento de examen original para su examen posterior. La revocación no significa necesariamente que se concederá una patente de inmediato.
Los solicitantes deben, por tanto, preparar una solicitud de reconsideración que no solo ataque el rechazo, sino que también respalde un camino viable hacia la continuación del examen.
9. ¿Reconsideración o Nueva Solicitud?
La reconsideración y una nueva solicitud de patente sirven a propósitos diferentes.
La reconsideración pregunta si debe mantenerse el rechazo de la solicitud existente.
Una nueva solicitud puede ser apropiada cuando investigaciones posteriores han producido una solución técnica genuinamente nueva que:
No se divulgó en la solicitud rechazada;
Aún no se ha divulgado públicamente;
Resuelve el problema mediante un enfoque técnico diferente; y
Satisfaga de forma independiente los requisitos de protección de patente.
El contenido técnico nuevo no puede simplemente añadirse a la solicitud rechazada si excede la divulgación original.
En consecuencia, una empresa debe distinguir entre:
Defender la invención original mediante la reconsideración;
Limitar las reivindicaciones existentes utilizando el contenido divulgado originalmente; y
Presentar una solicitud separada para una mejora posterior.
Estas opciones pueden utilizarse a veces en paralelo, sujeto a los requisitos legales y procesales pertinentes.
10. Una Lista de Verificación Práctica para Revisar el Rechazo
Tras recibir una decisión de rechazo, los solicitantes deben preguntarse:
¿Cuál es el plazo de tres meses para la reconsideración?
¿Qué reivindicaciones fueron rechazadas?
¿Se basó el rechazo en la novedad, la actividad inventiva u otro fundamento?
¿En qué referencias de técnica anterior se basó?
¿Divulga una referencia todas las características de la reivindicación?
¿Existe una razón genuina para combinar múltiples referencias?
¿Se consideraron debidamente los efectos técnicos reivindicados?
¿Respaldan las solicitudes originales una modificación útil?
¿Seguiría protegiendo el alcance modificado el producto comercial?
¿Hay mejoras posteriores que deban presentarse por separado?
¿Justifica el valor comercial la continuación del examen?
¿Qué evidencia técnica está disponible para respaldar la respuesta?
Conclusión
La concesión de una patente es un resultado positivo, pero una decisión de rechazo también puede proporcionar información valiosa.
Identifica:
La técnica anterior considerada pertinente;
La interpretación del examinador de las reivindicaciones;
Las debilidades del alcance actual de las reivindicaciones;
El razonamiento que debe abordarse; y
La posible dirección para la modificación o la reconsideración.
La respuesta correcta no es asumir que la solicitud no tiene esperanza, ni solicitar automáticamente la reconsideración.
El solicitante debe leer la decisión con atención, verificar la técnica anterior, revisar la divulgación original y evaluar el valor comercial de las opciones disponibles.
Un rechazo no es siempre el final de la estrategia de patentes. Es una decisión formal que hace visibles los problemas actuales y permite al solicitante decidir, con mayor claridad, si la solicitud debe defenderse, modificarse o sustituirse por una mejor estrategia de presentación.
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